一桩发生在三峡工程投标中的美国专利官司
| [日期：2006-07-12] |
来源：中国知识产权报 作者： |
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有人说在中华文明史册上，长江三峡工程比万里长城的史页更绚丽，它将永远为子孙后代引为自豪。当三峡工程经过漫长的73年的历程，从设想变为决策时起，人们便开始了这充满豪情的期待。期待中人们看到：三峡的宏伟和工程的庞大，紧紧地锁住了跨国集团的目光，在他们把盈利的支点移向这一世界级的伟大工程的同时，也开始把专利的“新规则”向中国版图延伸。
纠纷：在中国投标 碍着了美国专利
打开中国三峡建设年鉴的大事记，1996年12月16日这一页留下了这样的记载；
“16日 三峡工程二期工程混凝土施工主要设备第三批国际采购合同在宜昌举行签字仪式。中国三峡总公司委托中国华润总公司与日本三菱商社、美国江申公司、法国波坦公司所组成的联营体签订了采购塔带机合同。”
就在这份合同签订60天后，美国一家公司声称日、美、法这三家公司参加中国三峡工程设备采购投标活动，是“许诺销售”。于是便向美国地区法院提起专利侵权诉讼。日、美、法三国四方分坐在美国法院的原被告席上，打了一场发生在中国三峡工程政府采购投标中的一场专利官司。
1995年，中国政府发出招标书，希望采购5部传送混凝土的塔式起重机，用于中国的三峡大坝建设。日本三菱商事株式会社简称“三菱公司”联合法国波坦Potain公司和美国江申Johnson公司提出联合投标书。按照联合投资计划，法国波坦公司负责设计和建造起重机，并负责提供所有的必要构件，而美国江申公司负责设计和建造传送系统，三菱公司负责融资。
经过一年多的谈判，中国政府决定向三菱公司采购两套该系统。1996年12月16日，参加联合投标的各方在中国宜昌签订合同。在这之后，美国江申公司出现财政困难，后被一家日本公司所替代。最终，所有中国要求采购的两套系统的部件均在日本和中国建造完成。
就在三峡工程将进入紧张的第二期工程时，美国Rotec公司于1997年2月14日，向美国地区法院伊利诺伊州中区法院提起诉讼，称三菱公司及其合作各方侵犯其专利权。Rotec公司认为被告侵犯专利权的主要理由是，被告在美国境内“许诺销售”了涉案专利要求保护的设备。原告列举了在美国境内发生的许诺销售行为：
1．许诺销售各方在美国境内多次会面；
2．中国代表团于1996年12月8日那一周访问了位于伊利诺伊州Champaign的美国江申公司总部；
3．美国江申公司的顾问公司在江申公司总部准备价格资料，并且处理投标书中设计和财务方面的工作；
4．美国江申公司向法国波坦公司提供了相关的技术和财务资料，用于投标准备工作；
5．非主要部件由指定的美国供应商在美国负责制造。
美国Rotec公司的主要业务是生产并设计长距离输送混凝土的起重机和传送带系统，并且是美国专利4170291的受让人。该专利涉及一种带连续的混凝土传送带系统的塔式起重机。
被告认为，投标书是在香港举行的一次会议上最终完成的，投标书在中国提交，合同签订前与中国政府进行的所有谈判都是在中国进行的，合同的签字也发生在中国。
法院：在中国“许诺” 无碍美国专利
1998年12月14日，美国地区法院做出了有利于被告的判决，认为原告所称的在美国境内的许诺销售行为证据不足。主要理由包括：1．不论早先的投标书如何规定，合同要求所有的传送装置的部件均在日本和中国制造；2．没有任何部件实际上在美国制造；3．所述投标书，包括对产品的说明和投标价格，最终在香港确定并在中国提交；4．合同签订前与中国政府进行的所有谈判均发生在中国；5．合同在中国签订。另外，法院还认为，原告所称中国代表团与美国江申公司在美国的会晤是不适格的传闻证据。
联邦地区法院判决后，Rotec公司不服，向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。
原告Rotec公司认为，被告向中国三峡工程总公司“许诺销售”涉案专利的行为，违反美国专利法第271a。被告则坚持认为，其许诺offer发生在中国，不侵犯其专利权。
上诉法院在回顾了本案案情后认为，根据美国专利法第271条a：“任何人在美国境内，未经许可而制造、使用、许诺销售或销售取得专利权的发明，即为侵犯专利权。”
上诉法院认为，在美国境外发生的行为，与本案无关。因此，法院需要考虑的是，被告在美国境内的行为是否足以构成专利法第271a所称的“许诺销售”。就本案而言，上诉法院认为，原告没有提供可以接受的证据证明在美国境内，被告与第三方——潜在的消费者之间建立了任何的联系。被控侵权人美国江申公司在美国境内的行为并不足以构成“许诺销售”了专利保护的发明，美国江申公司的工作只涉及传输系统，而专利要求保护的发明是一项起重机和传输系统的组合发明。因此，被控侵权人在美国境内的所有行为，均不构成“许诺销售”了专利保护的整个发明创造。
法理：“许诺销售”也应以 合同法规范来解释
上诉法院分析了最高法院以往的相关判决后认为，对于专利法第271（a）中所述的“制造”或“销售”行为，如果有人“制造”或“销售”了非整个的发明，则不承担专利法第271（a）所述的责任。同样，对于专利法第271（a）中所述的“许诺销售”来讲，也不应该有什么不同。
就“许诺销售”的涵义，上诉法院在判决中认为，1994年国会为了满足TRIPS协议的要求，在专利法第271（a）中增加了有关“许诺销售”的内容，但从法律条文的文字上，并不清晰、明确。从该法律的立法历史看，国会是希望加强专利权的保护，但问题是，国会希望加强到什么程度。
对于美国专利法第271（a）中所述的“许诺”（offer）的涵义，上诉法院在分析了TRIPS协议中有关“许诺销售”内容的由来后，对最高法院的有关判决进行了分析。最高法院在另一判决中认为，对于专利法第102（b）中所述“销售禁止”（on－sale bar）的规定，确定“on－sale”的根据应当是传统合同法的规范。上诉法院认为，对于专利法第271（a）中所述“许诺销售”的分析，应当与最高法院以往的判决相一致。因为，对于为销售而提供（offer for sale）来讲，无论其发生在专利申请之前或者之后，或者专利授权之后，只要是一种商业上的为销售而提供即可。因此，上诉法院认为，专利法第271（a）中所述“许诺销售”，也同样应当按照传统合同法的分析规范来定义。
对于“销售”的涵义，上诉法院在分析了相关法案和判决后认为，国会试图给予这一术语以普通涵义，因此，没有必要再作定义。对于这一术语的涵义，法院求助于传统的渊源，包括字典和统一商法典。
通过上述分析，上诉法院得出结论认为，“许诺销售”的涵义应当按照其合同法的通常意义进行解释，如传统的权威渊源所揭示的。
最终，美国上诉法院维持了地区法院的判决。此时，新千年已经来临，中国三峡工程建设正如火如荼。
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