本国优先权

    案例

　　专利复审委员会于2000年3月16日作出的无效宣告请求审查决定涉及的是专利局于1995年7月19日授权公告的、申请号为94245870.2、名称为“自锁紧密封管件”的实用新型专利，其申请日为1994年11月19日（优先权日为1994年8月27日），专利权人为伍昆宪、谭治平和卢力。

　　请求人对本专利提出无效宣告请求的理由是本实用新型专利不符合《专利法》第二十二条的规定，不具有新颖性、创造性和实用性。其提供的对比文件为：ZL94201138.4（即CN2178825）实用新型专利说明书。

　　专利权人于1998年7月28日作出答复，认为本实用新型专利与对比文件在结构和原理上存在差异，因而本实用新型专利符合《专利法》第二十二条的规定。

　　合议组认为：本实用新型专利的申请日为1994年11月19日，其要求的本国优先权日为1994年8月27日。经核实，该优先权成立。

　　对比文件（CN2178825）的申请日为1994年1月11日，申请人为贵州光达装饰工程公司，授权公告日为1994年10月5日。该篇对比文件在本专利优先权日之前申请，优先权日之后公告，且与本专利的申请人不同，故根据《专利法》第二十二条第二款的规定，该对比文件可以以抵触申请的方式评价本实用新型专利的新颖性。

案例评析

　　该案例涉及的是“本国优先权”的问题，由于请求人提交的对比文件在本专利优先权日之前申请，在本专利申请日之前、优先权日之后公开，而且二者的申请日不同，因此要进行优先权核实。如果优先权成立，对比文件只能以抵触申请的方式评价本专利的新颖性，否则，该对比文件可以作为本专利的现有技术评价本专利的新颖性和创造性。根据《审查指南》第二部分第三章的有关规定，为了防止重复授权，作为本国优先权基础的中国首次申请，自中国在后申请提出之日起即被视为撤回。因此，作为本专利优先权基础的在先申请自本专利提出之日起即视为撤回。

　　关于“首次申请”，《审查指南》第二部分第八章第4.6.2节中最后一段规定“在某些情况下，应当对上述第（2）项［即：该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请］进行核实。例如，一件申请A以申请人的另一件在先申请B为基础要求优先权，在对申请A进行检索时审查员找到了该申请人的又一件在申请A的申请日和优先权日之间公开的专利申请文件或专利文件C，文件C中已公开了申请A的主题，且文件C的申请日早于申请A的优先权日，即早于申请B的申请日，因此可以确定在先申请B并不是该申请人提出的记载了申请A的相同主题的首次申请，因此申请A不能要求以在先申请B的申请日为优先权日。”

　　我国是《巴黎公约》的成员国，如何理解“首次申请”应当遵照《巴黎公约》的有关规定。

　　《巴黎公约》第四条第三款第（4）项规定：“在本联盟同一国家内就第（2）项所称的以前第一次申请同样的主题所提出的后一申请，如果在提出该申请时前一申请已被撤回、放弃或驳回，没有提供公众阅览，也没有遗留任何权利，而且如果前一申请还没有成为要求优先权的根据，应认为是第一次申请，其申请日应为优先权期间的起算日。在这以后，前一申请不得作为要求优先权的根据。”因此，“第一次申请”不能机械地从字面上来理解，如果前面的申请已经被视为撤回，申请内容没有被公开，也没有作为在先申请的基础，没有留下未定的权利，则在本国内提出的与前面申请主题相同的申请就是“第一次申请”。（金泽俭）