申请专利应考虑确定专利权利要求范围
| [日期：2006-07-12] |
来源：中国知识产权报 作者： |
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案情回放
1995年8月24日，原告上海欧亚合成材料有限公司申请了名称为“酚醛塑料磨辊粉碎工艺”的发明专利，1999年7月30日获得该发明专利权，授权公告日为1999年9月1日。该专利现为有效专利。该专利的独立权利要求是：一种酚醛塑料磨辊粉碎工艺，以酚醛塑料为原料按以下加工步骤加工：（1）将酚醛塑料经热机辊后成片；（2）将上述片物料进行破碎。其特征在于将经过（1）及（2）步骤处理后的物料进入相向速差转动磨辊粉碎，相向速差转动磨辊的快辊轮（1）、慢辊轮（2）的二辊轮直径相同，二轮中心距为D＋0.3～0.65毫米齿形相同均为7度～8度的螺旋线齿，二快辊的齿数为每一英寸10个齿即Z＝10，快辊轮（1）与慢辊轮（2）采用齿轮锋对齿锋安装，快辊轮，慢辊轮的速度V＝2.51。原告起诉被告常熟东南塑料有限公司专利侵权。
法院认为，由于原告专利将生产工艺中的设备结构作为其工艺与现有技术的区别特征而对权利要求予以限定的，根据专利侵权判定的全面覆盖的一般原则，只要被控产品未全面覆盖专利的独立权利要求时，也即二者之间存在区别时就不构成专利侵权。因此被告酚醛模塑料的生产工艺中缺少原告专利权利要求中所具备的快、慢辊轮距、螺旋线齿、齿数、快、慢辊安装方式和速比均不相同，所以不构成专利侵权。法院判决驳回原告的诉讼请求。原告不服提起上诉，二审经审理驳回上诉维持原判。
法官点评
原告主张以等同原则确定保护范围是否适用本案？
经对比被控生产工艺与原告专利存在明显多项不同之处，且不说整个工艺（因被告强调是其商业秘密故不详细对比分析）就存在不同外，就是原告极力主张的液压磨粉机（其也是专利中与现有技术的区别特征）也存在以下区别：包括二辊轮中心距、螺旋线齿、二快慢辊的齿数、快辊轮与慢辊轮的安装方式、快辊轮与慢辊轮的速度均不相同。
由于原告专利将生产工艺中的设备结构作为其工艺与现有技术的区别特征而对权利要求予以确定的，根据专利侵权判定的全面覆盖的一般原则，只要被控产品未全面覆盖专利的独立权利要求时，也即二者之间存在区别时就不构成专利侵权。
那么，为充分保护专利权人的权利，司法实践中在专利侵权判定中存在等同判定原则，其适用一般认为判断专利和被控产品或工艺的客体和各个技术要素是否以基本上相同的方式，实现基本上相同的功能，产生基本上相同的效果。但同时对发明的性质、创造性的高低、难易等对是否适用等用原则具有决定意义，对开拓性的发明可能性大，而对组合性发明则要低些。本案则属于组合发明，即在现有技术基础上进行组合，也即在原酚醛模塑料生产工艺中将粉碎机更换成粮食行业中所普遍使用的液压磨粉机，按原告专利申请文件及说明书中解释是在原磨粉机基础上经过改进的，也即目前所取得专利的特征部分。在专利分类中还有一种可称之为应用发明的，也就是公知方法或者公知设备用于某种新目的，或者公知技术转用于其他方面产生了预料不到的技术效果的情况。但对用在粮食行业早已普遍使用的磨粉机用于其他行业（如塑料行业）也早已广泛运用，被告提交的证据日本专利公报（特开昭57－151305）即公开了“一种热固性合成树脂模塑料的粉碎方法”的发明专利方法，公开日是1982年9月18日，其说明书中即明确该发明所用的就是辊式磨粉机。而无锡粮食机械厂技术开发公司所加工生产地“液压磨粉机”正规名称应为“辊式磨粉机”。所以将磨粉机用于塑料加工不是新发明，只是针对所加工塑料的材质和其产品的要求所选择的一种加工方法，也就是原告强调的降低过粉碎现象而根据粮食加工行业中现有技术参数选择设计的一种，而粮食加工行业对被加工原料和加工要求具有各种数值，特别是对二辊轮的安装方式有4种，即锋对锋、钝对钝、钝对锋、锋对钝，原告专利所采用的是锋对锋，被告采用的是锋对钝，并且其他数值也是加工方为被告提供的，根据需方（被告）加工要求而在现有参数中选择的一种，如果按原告主张适用等同判断的话，意味着粮食加工行业的所有数据的磨粉机均是其保护范围，因为被告的也仅是其中的一种。如果按此同理，原告的专利也是其中的一种，是否其就不存在创造性而属现有技术呢？其实就原告专利的技术方案而言，被告的工艺设备中的磨粉机参数也是一完整技术方案，均是粮食加工行业早已广泛使用的众多组合中的一种，依等同判断等同物应当是具体技术特征之间的彼此替换，而不是完整技术方案之间的彼此替换。所以应严格依原告的权利要求确定的保护范围与被控工艺设备进行特征对比，不应适用等同原则。
虽然等同原则从目的上是为了使得审判人员能够行使一定的衡平职权，但它不能被法院用作大规模改写权利要求的工具，权利要求中的每一个限制条件都是实质性的和重要的，权利人要指控别人侵权，就必须在别人的方案中找到自己发明的所有限制条件。所以我们不能在进行侵权判断的时候，不能在等同原则的名义下，忽略权利要求中的某些有意义的限制条件，因为社会公众依赖这些限制条件来避免侵权。我们在考虑权利人的同时，同样更应该考虑其他社会公众的可能的选择。等同原则模糊了侵权活动与非侵权活动的界限，导致了一定的不确定区域。在权利人与社会公众之间进行选择，应当让本来有机会避免这一不确定性的权利人来承担更合适，所以非重大发明应严格限定适用等同原则，而不是任意扩大。
本案对专利申请有一些启示。专利中有一种情况属于转用途发明，或者叫应用发明，是指将公知产品的新用途，公知方法或者公知设备用于某种新目的，或者公知技术转用于其他方面，产生了预料不到的技术效果的也应认为该发明具有创造性。这种情况下如要申请专利，则应在申请时正确划定其专利的保护范围，也就是在撰写权利要求时应考虑到今后的专利保护问题。
因原告专利权利要求将辊式磨粉机的结构作为其生产工艺的工艺步骤，从而将其保护范围限定在最小的范围，也因为其发明高度仅是对磨粉机的简单替换，这种替换普遍技术人员无需经创造性劳动均会想到，正因为其限定了其保护范围，确定了具体数值，才获得授权，否则其发明将难以授权。从某种意义上说这样的专利只是形式上的专利，实质上没有意义。（姚兵兵）
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