如何适用“等同原则”
| [日期：2006-07-12] |
来源：中国知识产权报 作者： |
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——评“混凝土薄壁筒体构件”专利侵权纠纷案
案情简介
原告广西南宁鼎基建材科技开发有限公司（简称鼎基公司）诉称，2003年5月8日，鼎基公司与专利权人王本淼签订了《专利实施许可合同书》，约定王本淼将其“混凝土薄壁筒体构件”实用新型专利ZL98231113．3在专利法法定有效期限内许可原告在广西境内实施，专利实施许可的种类为在广西境内独占实施许可。该实用新型专利的权利要求书载明：一种混凝土薄壁筒体构件，它由筒管和封闭筒管两端管口的筒底组成，其特征在于所述筒底以至少两层以上玻璃纤维布叠合而成，各层玻璃纤维布之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接，筒底两侧板面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料。同样所述筒管以至少两层以上的玻璃纤维布筒叠套而成，各层玻璃纤维布筒之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接筒管内腔表面与外柱面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料。被告长沙巨星轻质建材股份有限公司南宁分公司（简称巨星南宁分公司）是被告长沙巨星轻质建材股份有限公司（以下简称巨星公司）设立的不具有独立法人资格的分支机构。巨星南宁分公司生产、销售的被控侵权物的主要技术特征是：两端筒底为水泥无机胶凝材料，没有玻璃纤维布；筒管只有一层玻璃纤维布，夹在两层水泥无机胶凝材料中。原告认为，被告在广西生产被控侵权产品的行为侵犯了原告对涉案专利的独占实施许可权。
法官点评
本案的争议焦点是：被告生产的被控侵权物是否落入专利的保护范围。
一审判决认为，将被控侵权物的技术特征与涉案专利的技术特征相比较，二者在制造手段上都是采用水泥无机胶凝材料和玻璃纤维布粘接、叠套而成，在功能上都是在建筑中与混凝土浇注一次成型而作为楼板铺设结构，在效果上都是为了达到减轻楼层重量、提高防震能力、增强预应力，并具备良好的隔音效果。二者的区别在于水泥无机胶凝材料粘玻璃纤维布的层数不同，但这种区别只是数量上的增减或替换，而非产品性质的变化，这种区别作为该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到。因此，被控侵权产品的技术特征与涉案专利的技术特征构成等同，落入了专利权的保护范围，被告生产、销售被控侵权产品的行为已侵害了原告在广西的独占实施许可权。故判决被告巨星南宁分公司立即停止侵权、赔礼道歉并赔偿原告经济损失50万元人民币；被告巨星公司承担连带清偿责任。
二审判决认为，被控侵权物并未落入涉案专利的保护范围，上诉人生产、销售被控侵权物的行为不构成侵权。根据涉案专利权利要求书的记载，该专利由以下必要技术特征组成：（1）由筒管和封闭筒管两端管口的筒底组成的一种混凝土薄壁筒体构件；（2）筒底以至少二层以上玻璃纤维布叠合而成，各层玻璃纤维布之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接，筒底两侧板面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料；（3）筒管以至少二层以上的玻璃纤维布筒叠套而成，各层玻璃纤维布筒之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接筒管内腔表面与外柱面亦分别覆盖有一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料。被控侵权产品由以下必要技术特征组成：A、由筒管和封闭筒管两端管口的筒底组成的一种混凝土薄壁筒体构件；B、筒底由水泥无机胶凝材料组成，没有玻璃纤维布；C、筒管由一层玻璃纤维布夹在两层水泥无机胶凝材料中组成。将被控侵权产品的技术特征与涉案专利的技术特征相比较，被控侵权产品的必要技术特征A与专利权利要求书中记载的必要技术特征（1）是相同的，然而，被控侵权产品的必要技术特征B、C与专利权利要求书中记载的必要技术特征（2）、（3）并不相同。因为：第一，涉案专利的筒底以至少两层以上玻璃纤维布叠合而成，而被控侵权物的筒底缺少玻璃纤维布这个技术特征；第二，涉案专利的筒管以至少两层以上玻璃纤维布叠合而成，而被控侵权物的筒管仅仅有一层玻璃纤维布；第三，涉案专利的各层玻璃纤维布筒之间由一层硫铝酸盐水泥无机胶凝材料或铁铝酸盐水泥无机胶凝材料相粘接但被控侵权物由于筒底缺少玻璃纤维布和筒管仅仅有一层玻璃纤维布而不需要粘接手段。适用全面覆盖的原则判定，侵权不能成立。故撤销一审判决，驳回原告的诉讼请求。
本案一、二审判决都适用等同原则，但裁判结果迥异。等同原则中的等同是指被控侵权物具体技术特征与专利权利要求书中明确记载的必要技术特征在手段、功能、效果上的等同，而不是被控侵权物和专利两个技术方案的整体等同。美国联邦最高法院于1997年对希尔顿·戴维斯化学公司诉华纳·詹金森一案作出的判决，亦确立了等同原则适用于每一个技术要素及其等同物，而不是适用于整个发明。“对于界定专利发明的范围来说，权利要求中的每一个技术要素都是重要的。适用等同理论，甚至是适用于每一个技术要素时，不能宽泛到实际上取消该技术要素的程度。”这段引文中所称的技术要素就是我国司法解释中所称的必要技术特征。因此，适用等同原则，应当将被控侵权物分解为若干具体技术特征，然后再与专利权利要求书中记载的相应必要技术特征从手段、功能、效果等方面进行比较分析，而不是将整个被控侵权产品与专利技术方案的整体效果相比较，否则，将不适当地扩大了专利的保护范围，侵犯社会公共利益。因此，本案一审判决对等同原则的适用不当。（周 冕）
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