实施从属专利是否构成对在先专利的侵权
| [日期：2006-07-12] |
来源：中国知识产权报 作者： |
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——评山东潍坊一起旋耕机专利纠纷的处理
案情简介
请求人朱鹏华将研制的多功能旋耕机向国家知识产权局提出了实用新型专利申请，1999年9月4日被授予专利权，专利号为ZL98222312.9，现为有效专利。请求人认为，被请求人山东潍坊某单位未经其许可生产并销售的旋耕机侵犯其专利权，请求潍坊市知识产权局责令被请求人立即停止生产、销售等侵权行为，并赔偿因被请求人侵权给其带来的经济损失。
被请求人辩称其生产的旋耕机不侵犯请求人的专利权，是自行设计制造的，虽然和专利产品存在某些相同之处，但在功能上各具不同的个性特点。其产品增加了新的功能，效果优于请求人的专利产品，具备专利法规定的新颖性、创造性、实用性，且已被国家知识产权局授予专利权。
山东省潍坊市知识产权局查明，被请求人生产并销售的旋耕机与请求人所拥有的专利保护范围相比，除具备专利权利要求所限定的技术特征外，又增加了新的技术特征，并增加了新的功能。被请求人所拥有的专利合法有效，相对于请求人的专利来讲，是一个从属专利（在后专利）。潍坊市知识产权局根据有关法律规定，认定被请求人的生产销售行为构成侵权。
专家点评
本案涉及的焦点有三个：一是自己独立设计制造的产品有无可能侵犯他人的专利权；二是在他人专利的基础上增加新的技术特征、功能是否构成侵权；三是自己的产品被授予专利权，是不是就一定不会侵犯他人的专利权。
先来看焦点一。专利侵权主要有两种情况：侵权人发现他人的专利技术市场前景好，有利润可赚，于是将他人的专利技术为己所用；根据自己在某一领域多年的实践，对产品进行了改进，并未有意使用他人受保护的专利技术，结果由于未进行查新，不了解他人是否拥有知识产权，就投入生产，构成侵权。上述两种情况，共同点在于生产的产品结构特征落入了他人的专利保护范围，且没有经过专利权人的许可，又是以生产经营为目的，根据专利法第十一条有关规定，构成侵权。不同点在于第一种情况属于故意侵权行为，后一种情况属于非故意侵权行为。就本案而言，无论被请求人是否故意，但其生产销售的产品其结构特征落入了专利的保护范围构成侵权是事实。
再来看焦点二，只要其被控侵权产品的技术特征覆盖了专利保护所限定的技术特征就构成侵权。本案中，经过被控侵权产品与专利技术特征进行对比，被控侵权产品的技术特征在专利5个技术特征的基础上又增加两个技术特征，也增加了新的功能，从技术上讲优于专利产品，但其仍落入了专利的保护范围，构成侵权。
焦点三涉及到从属专利问题。所谓从属专利是指前后两项专利之间在技术上存在从属关系，即一项专利技术的必要技术特征包括了前一项有效专利的必要技术特征。这样，前一项专利属于在先专利（基本专利），后一项专利称为从属专利或附属专利（在后专利）。从属专利就是在后申请的发明专利或者实用新型专利是对另一项在先专利申请的改进，它在采用在先专利技术方案的同时，又增加了新的技术内容，从而符合专利法规定的授予专利权的条件。由于在后专利是在在先专利基础上的改进，因此，在后专利权人实施其专利技术，则会侵犯在先专利权人的专利权。虽然从属专利会引起权利冲突，但由于其专利权的授予符合专利法的规定，因此，从属专利的存在是合法的，也是不可避免的。从属专利主要有两种表现形式：一是在在先专利技术特征的基础上增加了新的技术特征；二是在在先专利技术特征的基础上，发现了原来未曾发现的新用途。从属专利均保留了在先专利的必要技术特征。
随着人们专利保护意识的增强，对于相同或者类似产品，不同的人都拥有专利权的情形会时常存在，主要有三种情形：不同的发明人对该产品所做出的发明点不同，他们的技术方案之间有本质区别；在后专利的技术是对在先专利技术的改进或改良，它比在先专利的技术更先进，但实施该技术有赖于实施在先专利技术，因此属于本案的情形，即从属专利；目前实用新型专利未经实质审查，前后两项实用新型专利的技术方案相同或等同，后一项实用新型专利属于重复授权。
在审理专利纠纷案件时，根据专利法规定的在先申请原则，只要请求人先于被请求人提出专利申请，则应当依据请求人的专利保护范围，审查被请求人的产品技术特征是否覆盖了请求人专利的保护范围。在一般情况下，前述第一种情形由于两者的技术方案有本质的区别，故被请求人不构成侵权。后两种情形或者被请求人实施了其从属专利而未经在先专利权人许可，实施了在先专利技术；或者由于前后两项实用新型专利技术方案相等或等同，被请求人对后一项重复授权专利技术的实施，均构成对请求人专利权的侵犯。因此，处理机关不应当仅以被请求人拥有专利权为由，不进行是否构成专利侵权的分析判断直接驳回请求人的处理请求，而应当立案后进行审查分析后作出是否侵权的判定。
就本案讲，被请求人的专利与请求人的专利相比属从属专利。在这种情况下，被请求人要想实施自己的专利，必须得到在先专利权人请求人的许可。反之，如果请求人要实施被请求人拥有的在后专利，也必须得到被请求人的许可。最好的办法就是双方签定交叉许可实施合同。若双方协商不成，任何一方想实施在后专利，都需依据我国专利法第五十条的规定申请国务院专利行政部门给予强制许可。（李垂友）
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